SUMARIO: 1) INTRODUCCIÓN. 2) LAS SENTENCIAS EN MATERIA DE
PIRATERIA DE DOMINIOS. 3) FUNDAMENTOS DEL CASO FREDDO. 4) FUNDAMENTOS DEL CASO CAMUZZI. 5)
FUNDAMENTOS DEL CASO PSA. 6) DOCRINA JUDICIAL EN MATERIA DE PIRATERÍA MARCARIA. 7)
CONSIDERACIONES CRÍTICAS ACERCA DE LAS SENTENCIAS. 8) LAS PROHIBICIONES ABSOLUTAS DE
REGISTRO DE DOMINIOS. 9) COMENTARIO DE LA SENTENCIA.
1) INTRODUCCIÓN.
El presente artículo tiene como finalidad comentar cuatro sentencias recaídas en la
Justicia Federal en lo Civil y Comercial de Argentina referidas al registro de dominios en
Internet.
Tres de ellas están referidas a la “piratería” de dominios, práctica bastante
frecuente y que consiste en registrar para si como dominio el nombre o marca de un
tercero, por lo general de una empresa con prestigio y notoriedad en el mercado.
La cuarta sentencia se refiere a las prohibiciones absolutas de registro que establece el
organismo encargado del domino NIC.AR y su impugnación en sede judicial.
Teniendo en cuenta que todas las sentencias comentadas son decisiones cautelares, la
cuestión de fondo aún continúa abierta. Por ello ofreceremos las soluciones brindadas
en otras jurisdicciones así como nuestra opinión acerca de la interrelación entre los
dominios y las marcas.
2) LAS SENTENCIAS EN MATERIA DE PIRATERIA DE DOMINIOS.
Las sentencias que reseñamos en materia de piratería son la recaída en autos
HELADERÍAS FREDDO S.A. C/ SPOT NETWORK S/ APROPIACIÓN INDEBIDA DE NOMBRE
“FREDDO” PARA INTERNET, sentencia interlocutoria de fecha 26 de noviembre de
1.997 del Juzgado Civil y Comercial Federal Nº 7 Sec. 13 ( en adelante Caso Freddo); la
sentencia interlocutoria de primera instancia recaída en autos CAMUZZI DE ARGENTINA S.A.
C/ ARNEDO, JUAN PABLO S/ MEDIDAS CAUTELARES, de fecha 4 de junio de 1999 del Juzgado Civil
y Comercial Federal Nº 4 Secretaria 8 ( en adelante caso Camuzzi) y la sentencia de
Cámara recaída en autos PUGLIESE FRANCISCO NICOLAS C/ PEREZ CARLOS ENRIQUE S/ MEDIDAS
CAUTELARES, Sentencia del 30 de diciembre de 1.999 de la Excma Cámara en lo Civil y
Comercial Federal, Sala 2 ( en adelante caso PSA).
En todas ellas se hizo lugar a las medidas cautelares solicitadas por titulares de marcas
registradas en Argentina. Las medidas consistían en ordenarle a la Cancillería Argentina
( Organo administrador de NIC ARGENTINA) que en forma cautelar suspenda un nombre de
dominio registrado por un tercero y permita al titular de marca inscribirlo a su nombre.
Ello a los fines de que, mientras dure el proceso, el nombre de dominio este registrado, y
por ende pueda ser utilizado comercialmente por el titular de la marca en detrimento de la
persona que registró el dominio.
La solución en dos de los casos aparece como la justa composición de los intereses en
conflicto (Casos Freddo y Camuzzi). No obstante nos surgen algunas dudas de lo resuelto en
el Caso PSA y sobre todo de la tendencia a establecer una regla general que privilegie el
registro de una marca por sobre el registro de dominio.
3) FUNDAMENTOS DEL CASO FREDDO.
En este asunto, una empresa prestadora de servicios de Internet SPOT NETWORKS, registró a
su nombre el dominio freddo.com.ar.
La actora es una cadena de heladerías que tiene un prestigio bien ganado en la ciudad de
Buenos Aires, tal es así que la cadena fue adquirida por un grupo de capitales
extranjeros hace un par de años.
Se puede considerar que la marca FREDDO, de propiedad de la actora, goza de renombre entre
los consumidores.
En el presente caso Su Señoría entendió que el registro de una palabra como nombre de
dominio, palabra que coincide con una marca registrada, comporta “una variante del
uso indebido de marca ajena” (Considerando III primer párrafo).
Este uso indebido de marca ajena – argumenta el magistrado - tiene circunstancias
especiales ya que es exclusivo del uso que pueda hacer el legítimo titular.
Es decir que al contrario del uso indebido normal, en el cual aparecen productos o
servicios falsos conjuntamente con los lícitos, el uso ilegítimo bloquea la posibilidad
del titular de la marca de registrarla como dominio. Esto último atento las reglas de NIC
ARGENTINA que impiden registrar dos dominios idénticos.
Esta circunstancia especialísima permite adoptar una medida cautelar que se transforme en
la anticipación de la sentencia, aún cuando este no sea el objeto de las medidas
cautelares. ( cita el magistrado la sentencia de la CNCCF, Sala I, causa 7488 del
2.11.93).
La medida cautelar adoptada se toma con fundamento legal en el art. 232 del Código
Procesal ( media cautelar genérica) y consiste, como dijimos en dar de baja de NIC AR
provisoriamente el dominio del demandado e inscribir el del actor durante el litigio.
El fundamento para considerar acreditado el “fumus boni juris” por parte del
magistrado lo encuentra en una publicación de la OMPI[1] Transcribe en la sentencia el
siguiente párrafo:
“un nombre de dominio que sea idéntico a marcas existentes podrá ser detentado o
utilizado sólo por el titular de esos derechos de propiedad intelectual demostrables, o
con su autorización”.
El peligro en la demora lo encuentra en la exclusión de poder utilizar su marca como
dominio por parte del titular y la contracautela se resuelve mediante fianza personal del
actor.
4) FUNDAMENTOS DEL CASO CAMUZZI.
En el presente asunto el demandado registró el dominio camuzzi.com.ar en su propio
nombre.
La empresa actora CAMUZZI DE ARGENTINA S.A. es una conocida empresa concesionaria del
servicio público de transporte y provisión de gas. ( vgr. CAMUZZI GAS PAMPEANA que
brinda servicios en el sudeste de la Provincia de Buenos Aires, entre otras empresas del
grupo).
La actora es titular de dos registros en la República Argentina sobre la marca CAMUZZI
ARGENTINA en las Clases 39 ( transporte y almacenamiento) y 42 ( servicios varios).
En el caso de referencia el juez interpretó que el mero hecho de ser titular de una marca
coincidente con el dominio es fundamento para tener por acreditado el fumus boni juris
requerido en materia cautelar.
Así destacó expresamente: “No resulta, a mi juicio, irrazonable, en el estado
actual de las comunicaciones, que quien posee una marca registrada pretende utilizarla
como nombre de dominio en INTERNET. Lo mismo cuenta para quien desee hacer uso en ese
medio de su denominación comercial. De esta forma, la verosimilitud en el derecho que se
invoca para fundar la cautelar peticionada, se encuentra, según mi criterio,
suficientemente acreditada.”
El magistrado, al contrario de lo sucedido en “Freddo” no califica
jurídicamente la conducta de quien registró el nombre de dominio. Señala que en las
condiciones impuestas por NIC ARGENTINA – imposibilidad de dos dominios idénticos -
“resulta clara la imposibilidad de registro del nombre de dominio pretendido por
parte de la accionante, en atención al registro anterior que se habría otorgado al aquí
demandado, lo cual, estrictamente , implica la negación al titular marcario de toda
posibilidad de empleo de su marca como nombre de dominio en INTERNET”.
En cuanto al peligro en la demora señala el magistrado que el mismo es entendido como
“el peligro de daño derivado del retardo que necesariamente conlleva el
reconocimiento judicial de un derecho en la sentencia, creo que se ve configurado en la
especie por la imposibilidad de la actora de acceder al registro del domino camuzzi.com.ar
hasta tanto, eventualmente, se decida el juicio de conocimiento pertinente. Ello puede
interpretarse, en la actualidad, de alguna manera, como una desventaja comercial, frente
al resto de las empresas que si pueden, con sus propias identificaciones, utilizar y
brindar los servicios que supone el acceso a Internet.”
El magistrado encuadra la medida cautelar en lo dispuesto por el art. 232 del Código
Procesal y en el art. 50 del Acuerdo TRIPS ( ley 24.425).
Resuelve otorgar la medida cautelar mediante caución juratoria prestada por responsable
de la empresa actora.
5) FUNDAMENTOS DEL CASO PSA.
La presente es una sentencia como señalamos antes de la Excma Cámara de Apelaciones en
lo Civil y Comercial Federal, Sala 2ª.
El juez de primera instancia decretó una medida cautelar similar a la de los casos FREDDO
y CAMUZZI a favor del Sr. Francisco Nicolas Pugliese y de la empresa INDUSTRIAS PUGLIESE
S.A. con fundamento en la titularidad por parte de Francisco Pugliese de la marca PSA
registrada en el INPI en las clases 7, 11, 21 y 41.
En el presente expediente, a los fines de determinar la existencia de “humo de buen
derecho” la Cámara determinó: a) la titularidad de la marca “psa”
idéntica al dominio cuestionado en cabeza del actor. b) la mayor antigüedad de la marca
por sobre el dominio registrado por el demandado.
Por otra parte, en el punto 4) de la sentencia se afirma que “corresponde indicar,
independientemente de que el nombre de dominio sea o no una marca, lo cierto es que lo que
aquí se encuentra en juego es la protección de un registro marcario, que se estaría
utilizando por quien no es el titular; y en esta inteligencia resulta ineludible la
aplicación de las disposiciones que sobre el tema trae el ADPIC..”
La Cámara también reproduce el argumento esgrimido en los anteriores casos referido a
que el uso de la marca “psa” registrada como dominio, es excluyente del uso
legítimo del titular en el ámbito de Internet.
El registro del dominio, calificado por la Excma Cámara como uso indebido de marca,
impide al legítimo titular acceder al mercado de Internet con su propia marca, constituir
su propio sitio y distribuir sus productos desde allí.
Al contrario que en las resoluciones anteriormente comentadas, la Excma Cámara fijó una
contracautela real de $ 20.000 a cargo de la actora.
6) DOCRINA JUDICIAL EN MATERIA DE PIRATERÍA MARCARIA.
De las sentencias comentadas se puede extraer la siguiente doctrina judicial:
El registro de un dominio idéntico a una marca de propiedad de un tercero equivale al uso
indebido de esa marca.
El uso indebido es un uso calificado por la especial característica de impedir al titular
del registro marcario el uso de la marca en Internet.
Es independiente que la marca sea notoria o no. Véase que la marca psa carece de
notoriedad, lo cual no fue óbice para el dictado de la medida.
Carece de trascendencia, al menos no surge de las resoluciones, la buena o mala fe del
registrante del dominio.
Debido a las características especiales de la infracción marcaria, excluyente de la
posibilidad de uso de la marca en Internet para el titular, la medida cautelar puede ser
un anticipo de la sentencia.
No se hace mención en las resoluciones al principio de especialidad, cuestión que
abordaremos más adelante.
7) CONSIDERACIONES CRÍTICAS ACERCA DE LAS SENTENCIAS.
De la doctrina judicial que emana de las resoluciones comentadas se desprende un
razonamiento que implica que todo registro de dominio implica per se la violación del
derecho de marca.
De seguirse esta razonamiento en forma lineal se trabaría el desarrollo de la red
Internet puesto que cualquier nombre de dominio registrado puede encontrar una marca igual
o similar ( art. 3º inciso b de la ley) entre el millon y medio de marcas registradas en
el INPI en las 42 Clases del nomenclador.
Asimismo, y teniendo en cuenta que Internet se puede visualizar desde cualquier país, no
sería de extrañar que el reclamo por uso indebido se realizara con fundamento en marcas
registradas en el extranjero.
Ni que decir de los dominios registrados en Internet Network Solutions, los llamados punto
com o dominios de primer nivel.
Este último supuesto no es producto de nuestra imaginación, ya que en el caso PRINCE la
empresa norteamericana Prince Sportswear Group Inc. inició en los Estados Unidos un
juicio contra la empresa inglesa Prince plc para dar de baja el dominio prince.com que
esta venía utilizando. El fundamento fue su marca PRINCE registrada en la Oficina de
Marcas de los EEUU. Le empresa inglesa por su parte demandó a la americana por ante la
High Court del Reino Unido con fundamento en la marca PRINCE inglesa que le pertenecía.
Así las cosas se produjo una litispendencia internacional sobre el dominio punto com. [2]
El argumento de que el mero registro de un dominio implica la violación de cualquier
marca, en las 42 clases, no se hace cargo del principio de especialidad.
Al respecto, la doctrina ha señalado que “no debe deducirse que la utilización de
un nombre de dominio infrinja en todo caso el derecho del titular de la marca... Para ello
todavía resulta preciso que exista identidad o similitud entre los productos o servicios
para los que la marca está registrada y aquellos en relación con los cuales se produce
la utilización del nombre de dominio, de modo que, como consecuencia de todo ello, exista
un riesgo de inducción a error, o por lo mejor decir de inducción a confusión o
asociación. Como se sigue de ello, no puede afirmarse que la utilización del nombre de
dominio idéntico o similar a una marca anterior constituya en sí mismo una infracción
sino que para ello resulta necesario ponerlo en relación con los contenidos de la página
web u otro de los recursos internet de otra clase para cuya identificación se
utiliza.” [3]
Cita el autor casos de desestimación de demandas judiciales o medidas cautelares por no
acreditarse el riesgo de confusión en cuanto a la especialdad. [4]
Similar situación se observa en los Estados Unidos. En este país las marcas, incluso
frente a dominios idénticos o similares, se protegen cuando existe riesgo de confusión
que implica la similitud entre las marcas y la proximidad de los productos.[5]
Así la doctrina ha señalado que “la proximidad de las marcas, e.g. los productos o
servicios distinguidos con la marca, y cuan similar son unos de otros es más importante
en Internet que en el mundo real.”[6]
En el Reino Unido la doctrina entiende que se debe tener en cuenta el principio de
especialidad en materia de nombres de dominio, con la excepción de las marcas registradas
en la Clase Internacional 38 que protegen el servicio de Telecomunicaciones. En este caso
el registro de un dominio – que será utilizado en Internet y por ende en
comunicaciones – puede ser combatido mediante la similitud de servicios. [7]
La protección especial, más allá del principio de especialidad, se brinda, en los
Estados Unidos, a las marcas famosas por medio de la “Federal Trademark Dilution
Act” de 1.995. En este caso se brinda la protección aún en caso de ausencia de
riesgo de confusión. El estándar es el de “daño a la reputación comercial o
dilución de la calidad distintiva” del signo afamado que es registrado como nombre
de dominio. [8]
Similar solución se ha brindado en el derecho inglés en los autos Direct Line Group Ltd
v. Direct Line Estate Agency en el cual se debatió el tema de la dilución de afamadas
marcas y el perjuicio causado por la inscripción como denominación social de sus
nombres. [9]
En nuestro país la regla de la especialidad[10] está asentada jurisprudencialmente:
“el principio de especialidad que consagra la ley, permite que existan marcas
idénticas para distinguir productos distintos y que la restricción a esa norma solo se
configura en el supuesto de una confusión entre los productos mismos como su venta en los
mismos lugares” [11]
“la marca solo protege a los artículos para los cuales ha sido registrada y nada
mas. De aquí que esa misma marca puede ser registrada por cualquier otra persona para
distinguir productos de otra clase, siempre que no hubiese adquirido notorio crédito o
notoriedad suficiente que impida dicho registro o cuando los productos pueden ser
confundidos por el consumidor. [12]
Coincide en poner de resalto el principio de especialidad, aún en el ámbito de Internet,
el Grupo Argentino de la AIPPI, en el XXVII Congreso (Río de Janeiro). [13]
En la jurisprudencia comentada en este artículo, no observamos que se haya discutido la
cuestión del riesgo de confusión en cuanto a los productos o servicios que se alojaban
en Internet bajo los dominios. De esta forma se omite considerar la cuestión de la
especialidad y se pone en igual situación al titular de una marca notoria o renombrada
– con una protección que puede ir mas allá de la especialidad – con el titular
de una marca que carece del conocimiento y reputación de aquellas.
En el caso de Freddo, es evidente que estaba en juego una marca renombrada, al menos en el
área de Buenos Aires. En este caso entendemos que la solución es justa y conforme a
Derecho puesto que se causaba un daño al titular de la marca afamada.
Pero en el caso de “psa”, no encontramos asidero legal a la solución brindada
puesto que no estamos en presencia de una marca notoria y no se examinó la
confundibilidad de los servicios o productos alojados en el sitio psa.com.ar
Creemos que sería conveniente efectuar, en materia de dominios, una diferenciación entre
supuestos, tal como lo hace la doctrina americana: [14]
Así tenemos los siguientes supuestos:
a) una compañía obtiene en forma legítima un dominio que coincide o es similar a la
marca de otra empresa.
b) Dos empresas con marcas idénticas para distinguir distintos productos o servicios,
intentan obtener un dominio.
c) Una persona registra un dominio coincidente o similar a la marca de una persona para
venderselo al titular de la marca.
En el supuesto a) entendemos que la solución legal, en nuestro país, al conflicto marcas
- dominios puede encontrarse en el art. 3º inciso a) y b) de la ley de marcas, con lo
cual habría que entrar a estudiar los productos o servicios que se ofrecen bajo el
dominio supuestamente infractor.
En este caso se entendería, como lo ha hecho la jurisprudencia, que el registro de un
dominio implica per se el uso de marca y si se cumple con la especialidad prevalece el
derecho de marca anterior en el tiempo.
En el caso de marcas que, a consecuencia de su uso hayan adquirido notoriedad o fama en
nuestro país, entendemos que bien puede recurrirse a las disposiciones del Convenio de
París y del TRIPS o bien al art. 24 inciso b) de la ley de marcas.
En el Derecho Norteamericano la Federal Trademark Dilution Act define a la dilución como
“la pérdida de la capacidad que posee una marca famosa de identificar y distinguir
productos o servicios, independientemente de la presencia o ausencia de riesgo de
confusión, error o engaño”[15]
Esta protección contra la dilución ha sido acordada en nuestra jurisprudencia a las
marcas renombradas. En consecuencia creemos que puede echarse mano de aquella
jurisprudencia para impedir el registro de los nombres de dominio iguales o similares a
marcas que gocen de renombre en Argentina.
En cuanto al dictado de una medida cautelar inaudita parte, lo entendemos justificado
únicamente en el caso que se acredite la notoriedad o renombre de la marca que ha sido
objeto de registro en el NIC.
Por ello coincidimos en el supuesto del Caso Freddo y en Camuzzi.
No obstante, no encontramos mérito suficiente para adelantar el resultado de una
sentencia en el caso que el dominio coincida con una marca que carece de notoriedad.
Quedaría por resolver la cuestión de las marcas que no han adquirido notoriedad o
prestigio, pero en las cuales se puede acreditar que el registrante del dominio tenía
conocimiento de su existencia. (supuesto c)
En estos casos se produce el registro del dominio idéntico a la marca pre-existente.
Generalmente el dominio no se usa y se guarda con la intención de vendérselo al titular
de la marca.[16]
En estos casos se ha discutido si existe utilización comercial de la marca,
resolviéndose que en princpio el hecho de registrar un nombre de dominio, per se, no
resulta en la utilización comercial del nombre, aunque puede resultar en una forma de
dilución de la marca.. De cualquier forma la jurisprudencia no es uniforme puesto que en
el caso Intermatic.com se resolvió que el hecho de registrar un dominio para luego
intentar comercializarlo constituía “uso en el comercio” y por lo tanto era una
“infringement” tipificada por la Ley de Marcas. [17]
En los fallos que comentamos, no ha existido una declaración expresa acerca del “uso
en el comercio”, tampoco se indica en la resolución si los dominios en discusión
han sido objeto de uso o solo se guardaron para la venta al titular de la marca.
De cualquier forma entendemos que la justicia argentina se inclinará por establecer que
el registro de un dominio es per se un acto comercial y por ende puede dar lugar a la
infracción marcaria.
De cualquier forma, aun cuando el registro no sea un acto de comercio, si el mismo es
efectuado de mala fe, es evidente que sería de aplicación el mencionado art. 24 (
“conocía o debía conocer la existencia de la marca) , el art. 6 ter del Convenio de
París (marca del agente) o bien acudir al art. 953 del Código Civil.
De esta forma no se juzgaría con la misma vara al pirata o cybersquatter que al legítimo
titular de un dominio igual o similar a una marca registrada que no distingue los mismos
servicios.
En el caso de que el dominio sea registrado pero no utilizado, es decir que no haya pagina
web alojada en la dirección en cuestión, evidentemente no se podrá juzgar los servicios
que distinguirá. En este caso podría establecese una presunción hóminis que el
registro del dominio ha sido efectuado de mala fe, es decir para su posterior
comercialización al titular de la marca.
Lo mismo si se da el caso de un titular que registra grandes cantidades de dominios sin
una actividad industrial o comercial concreta y que no pueda justificar su procedimiento.
Creemos que la jurisprudencia debe ser moralizadora, de hecho la que comentamos lo es,
pero debe poner a resguardo a quien, de buena fe, registra un dominio que colisiona con
una marca, ya que atento la cantidad de marcas existentes, es probable que esta situación
se de en más de una ocasión.
8) LAS PROHIBICIONES ABSOLUTAS DE REGISTRO DE DOMINIOS.
El cuatro fallo que comentamos recayó en los autos BYK ARGENTINA S.A. C/ ESTADO NACIONAL
S/ MEDIDAS CAUTELARES, Sentencia del 29 de febrero de 2.000 del Juzgado Nacional de 1º
Instancia Civil y Comercial Federal Nº 4 Secretaría 7, en adelante Caso BYK ARGENTINA.
El actor pretendía registrar el domino BYKARGENTINA.COM.AR por ante NIC.AR
Según la regla 3º de NIC.AR para el registro de nombres de dominio “las
denominaciones que contengan la palabra nacional, oficial o Argentina, ... sólo podrán
ser registradas por las entidades públicas que correspondan”.
En consecuencia el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto ,
administrador de NIC.AR rechazó la inscripción del dominio solicitado.
El actor inició reclamo administrativo tendiente a que se decrete la incompetencia del
Ministerio de Relaciones Exteriores para resolver el pedido de inscripción del dominio,
planteando asimismo una impugnación de fondo al Reglamento de NIC AR. [18]
Asimismo el actor solicita en sede judicial una medida cautelar genérica, tendiente a
que, mientras tramita el proceso principal, se le autorice el registro del dominio
cuestionado en forma precautoria.
Su señoría rechaza la medida cautelar indicando que habiendo denunciado el actor vías
de hecho administrativo, “ello no puede – en principio – destruír la
presunción de legitimidad de que gozan actos con formalidades de ley, por lo que mientras
no se destruya esa presunción no existe la necesaria verosimilitud que torne viable la
medida en cuestión ( CNCiv Sala E, 5.12.84, LL 1985-B-355) y además el conflicto entre
la presunción y el fumus boni iuris que puede alegar quien invoca la protección
jurídica, el Poder Judicial ha de inclinarse ante el interés público que alega la
Administración y el carácter de ejecutividad del acto administrativo ( CNFED CIV Y COM
25.7.68, LL 134-1033).”
9) COMENTARIO DE LA SENTENCIA.
1) Referente a la medida cautelar.
2) Referente a la cuestión de fondo.
1) No podemos sino coincidir con la decisión expresada en la sentencia interlocutoria.
El Reglamento de registro de dominios bajo la extensión .com.ar es un acto administrativo
de carácter general. ( art. 24 L.N.P.A.)
Como tal goza del princpio de legitimidad hasta tanto sea decidida favorablemente al
administrado su impugnación.
El principio de legitimidad de los actos administrativos produce dos consecuencias
importantes: a) la imposibilidad de que los jueces decreten de oficio la invalidez del
acto administrativo y b) la necesidad de alegar y probar su ilegitimidad.[19]
El principio de legitimidad encuentra fundamento en la presunción de validez que
acompaña a todos los actos estatales.[20]
En consecuencia, quien desee impugnar un reglamento administrativo, como lo es el de
registros de dominio NIC AR debe alegar y probar su ilegitimidad.
Para ello debe agotar la vía administrativa en la forma dispuesta en el Art. 24 de la
L.N.P.A.
No obstante en la sede cautelar, no olvidemos que la sentencia que comentamos se trató de
una providencia que denegó la cautela, entendemos que el accionante debe acreditar la
nulidad absoluta del reglamento, la existencia de perjuicios graves para el particular o
la razón de interés público. ( conf art. 12 L.N.P.A.)[21]
Por su parte, si la medida se solicita con fundamento en el art. 230 y 232 del CPC, como
parece ser en la especie, se debe acreditar versosímilmente un vicio emergente del acto
administrativo.
En el fallo comentado, no se observa que, más allá de discrepar el actor con la
competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores para administrar el sistema NIC.AR, se
halla invocado la verosimilitud de un vicio que justifique la nulidad del reglamento.
Respecto la competencia para dictar un acto administrativo, la jurisprudencia del fuero
federal requiere que sea “notoria” la incompetencia de quien dicta el Reglamento
para poder hacer lugar a su suspensión cautelar. [22]
Tampoco aparece como prima facie irrazonable, la limitación a registrar el término
ARGENTINA como dominio a favor de una persona de Derecho Privado.
Es por ello que, hasta donde llega nuestro conocimiento del caso, podemos coincidir con la
providencia del Magistrado.
3) Comentario respecto al fondo de la cuestión.
La prohibición de registrar el término ARGENTINA como integrante de un nombre de dominio
tiene un paralelo con dos situaciones similares, tales son las prohibiciones absolutas de
registro de marcas y la prohibición de utilizar el término “ARGENTINA” en
denominaciones de sociedades.
En materia de marcas está vigente el decreto 42.366/34 que estableció la prohibición de
uso de la expresión “NACIONAL” por cualquier asociación o entidad particular.
Esta prohibición se aplica con un criterio de razonabilidad, en tanto la utilización del
término NACIONAL sugiera vinculación o pertenencia en algún grado con la NACION
ARGENTINA. ( Interpretación que propugna el Decreto 85.056/36).[23]
Por su parte, en materia societaria, la Resolución 6/80 de la Inspección General de
Justicia en su art. 10 permite el uso de la palabra “de Argentina” solo para
sociedades que tengan dependencia económica con sociedades constituidas en el extranjero.
Como observamos, el Reglamento de Nombres de Dominio es más restrictivo que el decreto en
materia de marcas, puesto que a la par de “nacional” prohíbe el registro del
término “Argentina”.
También lo es respecto de la Resolución de la I.G.J. puesto que una empresa filial, que
en su nombre comercial incluye el término “de Argentina”, ve imposibilitado su
acceso a Internet bajo su propio nombre comercial.
Estas dos situaciones nos mueven a entender el planteo de fondo del actor y a propugnar la
modificación del Reglamento NIC. AR para que concuerde con lo establecido por el Decreto
42366/33.
No obstante, creemos que el cambio debe efectuarse por la vía legislativa reglamentaria y
no mediante la intrusión del Poder Judicial en la esfera del poder administrador, por
cuanto no vemos que el reglamento resulte arbitrario ni deba ser descalificado en sede
judicial.
Gabriel Martínez Medrano
Abogado y Master en Derecho y Economía de las Nuevas Tecnologías, Universidad Nacional
de Mar del Plata y Master en Propiedad Industrial e Intelectual por la Universidad de
Alicante (España)
Gabriela Soucasse
Abogada y Agente
de la Propiedad Industrial (Argentina). Master en Propiedad Industrial e Intelectual por
la Universidad de Alicante (España).
gsgm@interar.com.ar
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[1] Controversias en Materia de Nombres de Dominio Utilizados en Internet, documento
preparado por la Oficina Internacional de la OMPI, Septiembre de 1.997, punto 6.
[2] Los antecedentes del caso se pueden ver en Waelde, Charlotte, “Domain names and
Trade marks: What´s in a name?”, publicado en Edwards, Lilian y Waelde Charlotte,
“Law and Internet. Regulating Cyberspace”, Hart Publhshing, Oxford 1997, pg.51.
[3] Massager, José, “El uso de marcas en Internet”, mimeo, distribuido en las
Jornadas de Comercio Electrónico y Propiedad Intelectual, organizadas en Buenos Aires por
la OMPI el 2 y 3 de agosto de 1.999.
[4] Sentencia de la High Court, Chancery Division de fecha 28 de julio de 1997 en el caso
Avnet v. Isoact Limited. (Reino Unido).
[5] Dueker, Kenneth S. “Trademark law lost in cyberspace: Trademark protection for
Internet Addresses”, 9 Harv. J.L.& Tech. 483 (Summer 1996). En el mismo sentido
Waelde, Charlotte, “Domain names and Trade marks: What´s in a name?”, publicado
en Edwards, Lilian y Waelde Charlotte, “Law and Internet. Regulating
Cyberspace”, Hart Publhshing, Oxford 1997, pg.49, con citas del caso Polaroid Corp.
V. Polaroid Electronics Corp. 287 F 2d 492.
[6] Loundy, David J. “A Primer on Trademark Law and Internet Addresses”,
publicada en 15 John Marshall Journal of Computer and Info. Law 465 (1997). En el mismo
sentido: Burk, Dan L. “Trademark Along the Infoban. A first look at the Emerging Law
of Cybermarks”, 1 RICH J.L. & TECH 1 (1995)
http://www.richmond.edu/jolt/vlil/burk.html
[7] Waelde, op cit pg. 55
[8] American Standart Inc. v. Toeppen, 96 CV 02147 (C.D.III 1996), Intermetic Inc. v.
Toeppen, 96 CV 01982 (N.D. III 1996), Panavision International v. Toeppen, 945 F. Supp.
1296 (C.D. Cal. 1996), confirmadas por el 9º Circuito de Apelaciones. Sentencias citadas
en el artículo de José Massaguer. Por su parte Waelde, Charlotte señala que en caso de
nombres iguales, los casos planteados en los EEUU lo han sido con fundamento en la
dilución, debiendo probarse para ello la notoriedad de la marca.
[9] Waelde, op cit pg. 57.
[10] En nuestra obra “Derecho de Marcas”, Ed La Rocca, en prensa, hacemos
mención a que la marca está compuesta por tres elementos:: el signo, la relación
establecida entre el signo y los productos o servicios que distingue y el elemento
psicológico, que es la aprehensión que los consumidores hacen la unión entre el signo y
los productos. En los casos que comentamos se omitión considerar el segundo y tercer
elemento de las marcas.
[11] CNFCC, 12-VI-1.973.
[12] publicada en Patentes y Marcas, ano 1.941, pg. 340.
[13] Opinión que extraemos de la ponencia presentada por Ellman, S. “El uso de
marcas en Internet”, mimeo, 3 de agosto de 1.999. Presentada en las Jornadas de
Comercio Electrónico y Propiedad Intelectual, organizadas en Buenos Aires por la OMPI el
2 y 3 de agosto de 1.999.
[14] Tanembaum, W.A. “Rights and remedies for three common Trademark-Domain name
disputes”, publicado en Practising Law Institute, Patens , Copyrights, Trademarks and
Literary Property Course Handbook Series, PLI Order N G4-4031, Enero 1.998.
[15] Citada por Tanembaum, op cit.
[16] La doctrina americana le llama “name speculation” por el contrario del
supuesto anteriormente desarrollado que toma el nombre de “infringement”. Vid
por todos Mueller, Milton, “Trademarks and Domain Names: Property Rights and
Institutional Evolution in Cyberspace” publicada en la Revista de la Universidad de
Syracusa, Facultad de Ciencias de la Información.
( www.istweb.syr.edu/%/Emueller/study.html).
[17] Mueller, Milton, op cit, citando los fallos Panavision International v. Toeppen, 46
U.S.P.Q.2d 1511, 1998 WL 178553 (9th Cir. April 17, 1998); Intermatic Inc. v. Toeppen, 947
F. Supp. 1227 (N.D.Ill. 1996); Cadbury Confectionery & Ors v The Domain Name Company
Ltd & Ors (New Zealand).
[18] Estos datos los podemos inferir de la sentencia interlocutoria comentada, sin
perjuicio que no hemos tenido a la vista el expediente completo.
[19] Cassagne, Juan Carlos, “Derecho Administrativo”, tomo II, pag 212 con cita
del caso “Los Lagos” de la CSJN.
[20] Bidart Campos, Germán J. “La interpretación y la integración
constitucionales”, 3ED 28-878, cit Casagne, op cit pg 213.
[21] Hutchinson, Tomás. “La suspensión de los efectos del acto administrativo como
medida cautelar propia del proceso administrativo”, E.D. 124-677, cit Cassagne, op
cit p. 227.
[22] Video Cable Comunicación S.A. c/ instituto Nacional de Cinematografía, CNF Cot Adm,
Sala III, causa 29293, del 16/7/92, cit por Cassagne, op cit pg. 229.
[23] Vease al respecto el tratamiento que brindamos al tema en el capítulo IV de nuestra
obra “Derecho de Marcas...” Ed La Rocca, en prensa.
